關於文字商標的訴訟策略

本文章由 江炳滔律師事務所 提供

文字商標— 描述性— 顯著性— 訴訟策略

根據《商標條例》559 章第11 條，一個富描述性的商標基本上會被拒絕申請為註冊商標的。若果一個文字商標帶有描述產品（或服務）的特性，在一般情況下，「商標註冊處」會拒絕其申請。

影射法

雖然富描述性的文字商標可能不能成功申請為註冊商標，但擁有該文字商標的擁有人（「擁有人」）也會受到普通法中的「影射」所保護。若果在沒有擁有人同意下使用該文字商標，並用於相同或相關的行業上，擁有人可憑著「影射」來起訴侵權人，並禁止侵權人使用該文字商標和賠償損失等等。

要憑著「影射」來起訴侵權人，擁有人必須證明侵權人使用該文字商標會誤導買家，使他們以為侵權人的產品是擁有人的產品（「誤導條件」）。

從證據角度來看誤導條件，擁有人需要舉出大量檔（包括合約、發票、宣傳檔等等）來證明文字商標的知名度。在很多時候這是頗費氣力。有時在舉證時擁有人便需要披露一些重要資料（例如客戶名稱、銷售數量等等），更使證明困難重重。

若果侵權人在侵權產品上並非使用擁有人的名稱，而是侵權人本身的名稱或侵權產品上載有侵權人的聯絡資料，擁有人要舉證「誤導條件」便更加吃力了。

圖案化文字商標

面對「商標註冊處」以描述性為由拒絕商標申請時，申請人可考慮以下措施:-

「把文字商標的某部分變成圖案（「圖案商標A」）或在文字商標的某部分演變成圖案外還在周邊加插圖案（「圖案商標B」）。之後便把圖案商標A 和/或圖案商標B 作註冊商標申請」。

舉例：

當「商標註冊處」收到圖案商標A 和圖案商標B 後，申請會經過有關因素過濾。其中最重要被考慮因素便是「描述性」和「顯著性」。

顯著性

無可否認，圖案商標A 和圖案商標B 的顯著性比文字商標高。所以「商標註冊處」批准圖案商標A 和圖案商標B 成為註冊商標的機會比文字商標為高。而圖案商標B 的顯著性則比圖案商標A 更高。

假若圖案商標A 被接納為註冊商標，擁有人（即註冊商標持有人）便可透過註冊商標來作「打假行動」。

因為圖案商標B 比圖案商標A 較小描述性和更顯著性，所以圖案商標B 可被註冊成為註冊商標的機會則更高。若果只有圖案商標B 被接納為註冊商標而圖案商標A 被拒絕，註冊商標擁有人也一樣可如上述一樣作出「打假行動」，唯其要更注意的是：以圖案商標B 來做打假，註冊擁有人要點到即止才可。

商標條例：類似 + 混淆

若果市場充斥載有文字商標的產品（「侵權產品」），註冊商標持有人便可憑著以下兩種訴訟理據要求侵權人終止侵權行為，甚至是起訴侵權人:-

-          侵犯註冊商標

-          影射

根據《商標條例》559 章第18（2）條，若果侵權人在業務中使用類似註冊商標的商標，而該商標的使用可能會令公眾產生混淆（「混淆條件」），侵權人便屬侵犯註冊商標。

以上述例子為例，若果有人使用文字商標，只需要持有圖案商標A 和/或B的註冊商標持有人證明有「混淆」的可能，侵權人或已負上民事責任——侵犯註冊商標，甚至已觸犯《商品說明條例》362 章第9 條的刑事罪行。

證據

明顯地，要證明「混淆條件」比起「誤導條件」容易得多。憑著圖案商標A 或圖案商標B 等註冊商標來起訴侵權人所需要的證據——來證明「混淆條件」——比起普通法中的「影射」所需「誤導條件」的證據——低了一大段。即使侵權產品載有侵權人的資料，註冊商標持有人要證明其產品和侵權產品在買家眼中屬於「混淆」也不太難。

憑著上述圖案化文字商標的方法是可把擁有人的知識產權權力擴大。所以擁有文字商標的擁有人不應因為其文字商標載有描述性而被「註冊商標處」拒絕後便放棄註冊。