香港「再註冊」專利制度— 扭曲訴訟原意

本文章由 江炳滔律師事務所 提供

自1997 年6 月28 日，《專利條例》514 章生效開始，「公平」便開始離開專利訴訟中的被告人。

在發現疑似侵權產品後，標準專利的註冊人（「專利人」）便可透過法院起訴侵權人，向法庭申請「永久禁制令」，從而禁止被告人兜售、銷售和藏有侵權產品，賠償專利人損失等等。

若果被告人抗辯，被告人第一關要過的是專利人的簡易程序的申請。要成功避開《專利條例》514 章第27 條專利證書的「假設生效」，被告人必須向法院提出充分的專家報告來挑戰專利的新穎性和創意性。但在短時間內尋找充分的集資技術和專家證據來挑戰專利的生效性有相當的難度。被告人更不應期待香港有任何法官具備豐富的專利知識和專利訴訟經驗來協助案情。

在原有國家批核的專利對原告人極其有利，被告人要成功抗辯原告人的簡易程序申請猶如逆水行舟。

若果專利人更向法庭申請「臨時禁制令」，情況會對被告更不利。被告人在臨時禁制令申請中可用來搜集集資技術和專家證人的時間比簡易程序申請的更少。在香港，只需要專利人能提供一紙有效的香港專利註冊證書，那便能滿足臨時禁制令申請的最主要元素——專利註冊人擁有一「表面強」的申訴案件（即Prima Facie Strong Case）。

上述各種因素已為專利訴訟中的被告人設下敗訴的基礎。換言之，專利訴訟在香港是被告人的「黑洞」——該黑洞沒有合理的平臺可供被告人答辯。要解除該「黑洞」，香港需要「原授專利制度」（“OGP”）。在OGP 制度下，香港便不需要依賴原授專利國家的專利法例，香港法庭可用自主掌握的專利法例來審核專利的生效性。有了OGP 制度，被告人便不需要到專利原授國家（即中國、歐盟或英國）申請推翻專利。

要提供訴訟中的原告人和被告人一公平平臺，實踐原授專利制度是整體的第一步。要邁向成功，香港需要更多專利師來作軟件上的支援。

香港政府現已積極改革專利制度，並已於2011 年10 月4 日向市民諮詢原授專利制度的意見。據知，「香港專利師協會」亦於今年2 月1 日首次開辦「專利師和專利代理課程」。筆者相信，在未來兩三年內香港的專利制度會有巨大改善的地方。

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