侵權警告信「有質量VS無質量」

本文章由 江炳滔律師事務所 提供

有質量的警告信— 無質量的警告信

筆者從事知識產權訴訟二十余年，平均每年接獲客戶因收到警告信的查詢超過百宗。现筆者将該等警告信歸納為以下兩類:-

-          有質量的警告信

-          無質量的警告信

有質量的警告信

有質量的警告信的特徵包括載有準確的訴訟理據、清楚的侵權行為和發信人必須要有的訴求。訴訟理據則包括侵犯專利、侵犯註冊外觀、侵犯註冊商標、侵犯版權和影射。若果侵權行為並非於香港進行，出信人必須探討清楚進行侵權行為的國家的準確訴訟理據名稱方可。

基本的訴求包括以下5 項:-

1. 收信人停止所有侵權行為

2. 收信人承諾以後不再進行侵權行為

3. 收信人披露侵權產品的所有資料和買賣双方的資料

4. 收信人賠償發信人蒙受的損失

5. 收信人賠償發信人合理的費用

雖然大多數收信人在收到警告信後或會同意上述1 和/或2（而盡量不理會3，4 和5），但發信人在警告信內準確的訴訟理據、清楚的侵權行為和訴求代表發信人對知識產權的認識和打假的精神。

無質量的警告信

無質量的警告信或會出現於以下3 種情況:-

1. 在警告信中，發信人並沒有提及哪類訴訟理據，而概括形容其申訴為「侵犯知識產權」之類（「情況一」）

2. 在警告信中，發信人已清楚列出訴訟理據，但該訴訟理據權利根本不存在（「情況二」）

3. 在警告信中，發信人一樣清楚列出訴訟理據，但該訴訟理據並不適用於侵權行為進行的國家（「情況三」）。

在上述情況一下，警告信的收信人可發出查詢信給發信人要求澄清含糊不清的細節，甚至是反攻發信人，有時他更可起訴發信人。虽然起訴發信人的動機有時是為了向客戶交代，但發信人最好在出信前認真和謹慎處理警告信。

上述情況一的出現大概可反映發信人對其申訴的「不小心」和/或「不認真」。雖然如此，筆者並不建議收信人在情況一出现时漠視警告信。有時在「水軍鬥水兵」情況下，不必要的訴訟便会因此而產生。筆者建議收信人在收到情況一的警告信時應向律師查詢，從而打退不認真的發信人。

若果收信人發現發信人根本沒有警告信內所提及的訴訟理據權利，那發信人就更麻煩了。例如:

1. 發信人根本不是註冊商標的持有人

2. 信中提及的外觀註冊已過期

3. 發明專利只在申請過程中

在上述的情況二下，收信人可向發信人反攻，提出訴訟起訴發信人無理指控，並向法庭申請聲明、禁制令、損失命令和堂費。雖然起訴發信人的概率不到10%，但為向客戶「交代」，有些收信人也願意花上數萬元的律師費來起訴發信人。

在發出跨國警告信前，發信人更要加倍小心。雖然各國的知識產權法律大同小異，為避免跌入法律陷阱，發信人應向有關律師仔細查詢。