反對申請註冊商標— 起訴申請人

本文章由 江炳滔律師事務所 提供

無論商標是否已註冊，商標擁有人（「擁有人」）均可向「知識產權處」作出反對申請人（「申請人」）的註冊商標申請。作出反對的原因包括申請人並非商標擁有人和申請中的商標若被註冊會對公眾造成混淆等等……。

透過定期查冊或其他渠道，擁有人不難發現以下現象：

「有申請人正在申請註冊商標，而該商標與擁有人的商標相似。」

無論申請中的商標與擁有人的商標所屬的類別和/或貨品是否一樣，擁有人也需要從自己的商標的長遠利益出發，考慮應否反對申請人申請註冊商標。

若果擁有人已作出反對申請註冊商標的決定，他可在商標公告時去信「知識產權處」作出反對（「方法一」）。在作出反對後，除非申請人自動撤銷申請註冊商標，否則由作出反對日起直至聆訊日，所需的時間最少也要3 年（實際則要視乎「知識產權處」可提供的時間日）。

在現實中，當商標擁有人發現申請人把相似商標作類似性的商標申請時，他不應也不會等到「公告」後才採取行動。在發現申請人的申請後，擁有人應立即出信至申請人要求撤銷該註冊商標申請（「方法二」）。若果申請人在收到擁有人的通知信後立即撤銷註冊商標申請，擁有人便不需等到「知識產權處」批核申請註冊商標及「公告」時才作出反對。

為令申請人在收到商標擁有人的通知信後立刻撤銷申請註冊商標，擁有人應考慮以下策略（「策略A」）:-

「在通知信內聲稱申請人侵犯註冊商標（如有之時）和/或影射」

若果擁有人的商標已註冊，他應在通知信內聲明申請人侵犯註冊商標，除要求申請人撤銷申請註冊商標外，還要申請人終止使用在申請中的商標，並承諾以後不再使用該商標等等。為增強對申請人的壓力，擁有人更要在通告信中提出起訴申請人的可能。

當申請人收到上述「有壓力」的通知信後，為免惹禍上身，他或會撤銷申請註冊商標和承諾以後不再使用該申請中的註冊商標。據經驗，這「大團圓」的結局多出現於當申請人還未積極使用申請中的商標時。

但若果在發出通知信後，申請人不作理會或拒絕接受通知信內的要求時，擁有人便應考慮以下另一策略（「策略B」）:-

「入稟高等法院起訴申請人」

當然，在起訴前，擁有人應與其法律顧問商討其訴訟理據和證據方可行事。若果擁有人已把其商標申請成為註冊商標，訴訟中的訴訟理據是「侵犯註冊商標」和「影射」。否則，反對的唯一訴訟理據可能只是「影射」。在舉證時，透過侵犯註冊商標的訴訟理據來起訴申請人比透過「影射」較容易。其分別在於前者只需證明「公眾或會被混淆」而後者則需證明「公眾被誤導」。

在前後（即方法一和方法二）左右（即向「知識產權處」作出反對和向高等法院作出起訴）夾攻下，申請人會清楚知道要成功申請註冊商標需付出不菲的代價，從而會理性地思考是否應該撤銷申請該註冊商標。